弁理士の仕事内容とは?『中間処理』ってこんな仕事です

仕事
トンボ
トンボ

この前の『明細書作成』に続き、『中間処理』についてもどんな仕事か教えてください。

カブト
カブト

了解!中間処理についても具体例を挙げて説明するね。

弁理士の主要業務は『出願業務』と『中間処理』の2つです。

前回の記事では、特許の出願業務すなわち明細書作成について説明しましたが、今回は中間処理について説明したいと思います。

業務の流れとしては、「明細書作成→中間処理」となりますので、前回の記事を読んでいない人は先に読んでおくことをオススメします。

弁理士の仕事内容とは?『明細書作成』ってこんな仕事です
弁理士の仕事において、『明細書作成』と呼ばれる業務はもっとも基本的かつ重要なものです。明細書作成とはどんな業務なのか、クレームって何なのか、どんな能力が必要なのか、について説明します。

中間処理とは?

産業財産権を取得するための特許庁への手続きの流れ
弁理士の仕事を理解するためには、産業財産権の取得手続きの流れを知っておく必要があります。その一例として、特許権を取得する場合の手続きの流れについて説明します。

上の記事で特許権を取得する場合の手続きについて詳しく説明していますが、特許権を取得するためには、まず特許庁に特許出願を行う必要があります。

この特許出願時に必要な書類を作成するのが、『明細書作成』と呼ばれる業務でしたね。

特許出願を行うと、特許庁の審査官が、クレーム(特許請求の範囲)に記載された発明について特許できるかどうかの審査を行います。

審査の結果、審査官が「この発明は特許できない」と判断すると『拒絶理由通知』がなされます。イヤな名前の通知ですよね(笑)。

拒絶理由通知に対しては、必要に応じてクレームを補正したり、審査官の判断に対して意見を述べたりすることができます。

『中間処理』とは、このような拒絶理由通知に対する応答業務のことを指します。

具体的には、拒絶理由通知が妥当かどうかを検討し、クレームを補正するための『補正書』を作成したり、審査官に意見を述べるための『意見書』を作成したりします。

『中間処理』とは、拒絶理由通知に対して補正書や意見書を作成する応答業務のこと。

圧倒的に多いのは進歩性の拒絶理由

特許の拒絶理由にはいくつか種類がありますが、主要なのは次の2つです。

  • 新規性(発明が今までにない新しいものであるという要件)
  • 進歩性(発明が容易に思いつくことができないという要件)

拒絶理由の中で圧倒的に多いのは、「進歩性がない」というものです。

新規性を満たすかどうかは割と客観的に判断できるのですが、進歩性は主観が大きく関わってくるため人によって判断が分かれやすいところです。

このため、「この発明には進歩性があるんだ!」という主張をどれだけ説得力を持って論理的に訴えられるかが、弁理士の腕の見せ所となります。

中間処理の具体例

中間処理についても、明細書作成と同じ具体例を使って説明したいと思います。

出願時のクレームは次のとおりです。

出願時のクレーム:
【請求項1(メインクレーム)】

 消去具が側面に取り付けられた筆記具
 (効果:筆記具の転がりを防止できる)
【請求項2(サブクレーム)】
 消しゴムが側面に取り付けられたシャーペン
 (効果:消しゴムを使うときに勝手に芯が出ない)
消しゴム付きシャープペンシル

請求項1の「筆記具」にはシャーペン、鉛筆、ボールペンなど筆記具全般が含まれますが、請求項2では筆記具の種類をシャーペンだけに限定しています。

シャーペンの側面に消しゴムを取り付けた場合には、「消しゴムを使うときに先端が押されて勝手に芯が出るということがない」というシャーペン特有の効果があります。

さて、このようなクレームに対して、次のような拒絶理由通知がなされました。

拒絶理由通知の内容:
 引用文献Aには『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が記載されている。よって、請求項1は新規性がない。
 また、消しゴムを側面に取り付けることを、鉛筆に代わってシャーペンに適用することに何ら困難は伴わない。よって、請求項2は進歩性がない。

このように、拒絶理由通知では、出願前に公開されている文献(普通は特許文献)が引用文献として挙げられ、そこに書かれている発明に対して新規性・進歩性がないという判断がなされます。

中間処理では、まず、拒絶理由通知の内容が妥当かどうかを判断します。

例えば、審査官が挙げた引用文献Aに、本当に『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が記載されているのかを確認します。

「えっ、そんな確認が必要なの?」と思われるかもしれませんが、技術が複雑になると、審査官が引用文献に記載されている発明を誤って認定するということは結構あることなのです。

引用文献Aに『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が記載されていたら、請求項1に対する審査官の判断は正しいと認めざるを得ません。

請求項2に関してはどうでしょうか?

確かに、『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が公知なら、これをシャーペンに適用することは誰でもできそうです。しかし、ここで簡単に引き下がっては能がありません。

ここから、どういう補正をすれば引用文献の発明と違いが出せるか、どういう切り口だったら反論できそうかを検討するのが、中間処理の真髄です。

例えば、シャーペンに適用した場合の「消しゴムを使うときに勝手に芯が出ない」という特有の効果に着目したらどうでしょう?

「勝手に芯が出る」という問題は鉛筆では起こり得ないので、この問題に論点を持っていけば反論ができるかもしれません。

あるいは、明細書に消しゴムの取り付け位置や取り付け方法が詳しく書かれていれば、そういった内容でクレームを限定すれば進歩性の主張が可能となるかもしれません。

以下では、請求項1を削除して請求項2のみを残すような補正をし、シャーペン特有の効果を進歩性の主張に利用した意見書を書いてみました。

補正後のクレーム:
【請求項1】
 消しゴムが側面に取り付けられたシャーペン
意見書での主張内容:
 シャーペンの場合、先端に消しゴムを取り付けると、消しゴムを使うときに先端が押されて勝手に芯が出るという問題がある。本発明は、シャーペンの側面に消しゴムを設けることで、この問題を解決することに成功している。
 一方、鉛筆では「勝手に芯が出る」という問題は起こり得ないので、シャーペンの側面に消しゴムを取り付ける動機は、鉛筆を対象としている引用文献Aには存在しない。
 したがって、本発明は、引用文献Aから容易に思い付くものではなく進歩性を有する。

自分で書いておきながら「突っ込みどころのある意見書だな」と思いますが、ここでは、中間処理の雰囲気をつかんでもらうのが目的なのでよしとします(笑)。

審査官は、提出された補正書と意見書を検討して、特許にするかどうかを再審査します。

その結果、例えば審査官が「なるほど、シャーペン特有の課題に着目しているから、確かに鉛筆とは全然違うな」と判断すれば、進歩性が認められ特許査定となります。

一方、審査官が拒絶理由が解消されていないと判断すれば、再度拒絶理由が通知されるか、拒絶査定が下されることになります。

中間処理に必要な能力

中間処理に必要は能力は大きく次の3つがあります。

【中間処理に必要な能力】

  • 法的判断力
  • 論理的思考力
  • 想像力

中間処理では、「こういう主張をすれば進歩性が認められるだろう」という判断の精度を高めることが大切です。

審査基準や過去の判例に様々な判断基準が示されていますので、そういった法的知識を蓄積・整理して、『法的判断力』を高めることが必要です。

また、中間処理では審査官を説得する必要があります。

そのためには、情報を整理して矛盾のない主張を組み立てられる『論理的思考力』と、相手の考えを推し量る『想像力』が必要となります。

『想像力』というのが少しわかりにくいかもしれませんね。

拒絶理由通知というのは、必ずしもわかりやすく書かれてはいません。一見意味不明の拒絶理由の中に、審査官のメッセージが隠されていることもあります。

その隠されたメッセージを解読するには、「審査官はこういうことを伝えようとしているのかなぁ」という想像力を働かせる必要があります。

今は少しわかりにくいかもしれませんが、実務をしていたら「カブトはこのことを言っていたのか!」と合点がいくときがやって来ますので、頭の片隅で覚えておいてください。

以上、中間処理とはどういう仕事なのかについてお話ししてきましたが、いかがでしたか?

中間処理の「審査官の判断に対してどう反論するか」、「どういう書き方をすれば説得力があるか」という戦略を考える作業は、明細書作成とはまた違った面白さがあります。

個人的には、明細書作成よりもひたすら中間処理をやっていたいです(笑)。

これから特許事務所で働こうというみなさんは、好き嫌いせずに明細書作成も中間処理もがんばってください!

トンボ
トンボ

明細書作成に中間処理、どっちも難しそうだなぁ。

カブト
カブト

だからこそ弁理士の出番があるんだよ!

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