中間処理とはどんな仕事?現役弁理士が解説!

トンボ

中間処理ってどんな仕事なのか教えてください。

カブト

了解!わかりやすい具体例を挙げて説明するね。

弁理士の二大業務と言えば『明細書作成』と『中間処理』です。

こちらの記事で明細書作成について説明しましたが、今回は中間処理について説明します。

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業務の流れとしては、「明細書作成→中間処理」となりますので、上の記事を読んでいない人は先に読んでおいたほうがわかりやすいと思います。

目次

中間処理とは?

特許権を取得するためには、特許庁に特許出願を行い、その内容を審査してもらう必要があります。

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特許出願に必要な書類を作成するのが、『明細書作成』と呼ばれる業務でした。

特許庁の審査官が出願書類の審査を行い、「特許できない」と判断すると『拒絶理由通知』がなされます。

イヤな名前の通知ですよね(笑)。

拒絶理由通知に対しては、必要に応じて出願書類を補正したり、審査官の判断に対して意見を述べたりすることができます。

『中間処理』とは、拒絶理由通知に対する応答業務を指します。

具体的には、拒絶理由通知が妥当かどうかを検討し、出願書類を補正するための『補正書』を作成したり、審査官に意見を述べるための『意見書』を作成したりします。

圧倒的に多いのは進歩性の拒絶理由

特許の拒絶理由にはいくつか種類がありますが、まず知っておきたいのは次の2つの拒絶理由です。

知っておきたい拒絶理由
  • 新規性(今までにない新しい発明であるという要件)
  • 進歩性(容易に思いつくことができない発明であるという要件)

圧倒的に多いのが進歩性の拒絶理由です。進歩性の拒絶理由はほぼ通知されると言っても過言ではありません。

新規性を満たすかどうかは割と客観的に判断できるのですが、進歩性を満たすかどうかは、主観も多分に入るため判断が分かれやすく、難しいところです。

「この発明には進歩性があるんだ!」という主張を審査官にどれだけの説得力を持って訴えられるかが、弁理士の腕の見せ所となります。

中間処理の具体例

中間処理についても、明細書作成と同じ具体例を使って説明したいと思います。

出願時のクレームが、次のとおりだったとします。

出願時のクレーム

【請求項1(メインクレーム)】
 消去具が側面に取り付けられた筆記具
 (効果:筆記具の転がりを防止できる)
【請求項2(サブクレーム)】
 消しゴムが側面に取り付けられたシャーペン
 (効果:消しゴムを使うときに勝手に芯が出ない)

消しゴム付きシャープペンシル

請求項1の「筆記具」にはシャーペン、鉛筆、ボールペンなど筆記具全般が含まれますが、請求項2では筆記具の種類をシャーペンだけに限定しています。

シャーペンの側面に消しゴムを取り付けた場合には、「消しゴムを使うときに先端が押されて勝手に芯が出るということがない」というシャーペン特有の効果があります。

さて、このようなクレームに対して、次のような拒絶理由通知がなされたとしましょう。

拒絶理由通知の内容

引用文献Aには『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が記載されている。よって、請求項1は新規性がない。

また、消しゴムを側面に取り付けることを、鉛筆に代わってシャーペンに適用することに何ら困難は伴わない。よって、請求項2は進歩性がない。

このように、拒絶理由通知では、出願前に公開されている文献(普通は特許文献)が引用文献として挙げられ、そこに書かれている発明に対して新規性・進歩性の判断がなされます。

中間処理では、まず、拒絶理由通知の内容が妥当かどうかを判断します。

例えば、審査官が挙げた引用文献Aに、本当に『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が記載されているのかを確認します。

「えっ、そんな確認が必要なの?」と思われるかもしれませんが、技術が複雑になると、審査官が引用文献に記載されている発明を誤って認定するということはままあります。

引用文献Aに『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が記載されていたら、請求項1に対する審査官の判断は正しいと認めざるを得ません。

請求項2に関してはどうでしょうか?

確かに、『消しゴムが側面に取り付けられた鉛筆』が公知なら、これをシャーペンに適用することは誰でもできそうです。

しかし、ここで簡単に引き下がっては能がありません。

例えば、シャーペンに適用した場合の「消しゴムを使うときに勝手に芯が出ない」という特有の効果に着目したらどうでしょう?

「勝手に芯が出る」という課題は鉛筆では起こり得ないので、この課題を論点にすれば反論ができるかもしれません。

あるいは、明細書や図面に消しゴムの取付位置などが詳しく書かれていれば、そういった内容でクレームを限定することもできます。限定したクレームで進歩性の主張が可能となるかもしれません。

以下では、請求項1を削除して請求項2のみを残すような補正をし、シャーペン特有の効果を進歩性の主張に利用した意見書を書いてみました。

補正後のクレーム

【請求項1】
 消しゴムが側面に取り付けられたシャーペン

意見書での主張内容

シャーペンの場合、先端に消しゴムを取り付けると、消しゴムを使うときに先端が押されて勝手に芯が出てしまうという特有の課題がある。

本発明は、シャーペンの側面に消しゴムを設けることで、この課題を解決することに成功している。

一方、鉛筆では勝手に芯が出るという課題は生じ得ないので、シャーペンの側面に消しゴムを取り付けるという発想を、鉛筆を対象としている引用文献Aから得ることはできない。

したがって、本発明は、引用文献Aから容易に思いつくことはできず、進歩性を有する。

自分で書いておきながら「突っ込みどころのある意見書だな」と思いますが、ここでは、中間処理の雰囲気をつかんでもらうのが目的なのでよしとします(笑)。

審査官は、補正後のクレームを意見書の内容を踏まえて検討し、特許にするかどうかを再審査します。

その結果、審査官が「なるほど、シャーペン特有の課題に着目しているから、確かに鉛筆とは全然違うな」と判断すれば、進歩性が認められ特許査定となります。

一方、審査官の判断が変わらなければ、再度拒絶理由が通知されるか、拒絶査定が下されることになります。

どういう補正をすれば引用文献の発明と違いが出せるか、どういう切り口だったら説得力のある反論ができそうか。その戦略を練るのが中間処理の面白いところです。

中間処理に必要な能力

中間処理に必要は能力は大きく次の3つがあります。

中間処理に必要な能力
  • 法的判断力
  • 論理的思考力
  • 想像力

中間処理では、「こういう主張をすれば進歩性が認められるだろう」という判断の精度を高めることが大切です。

過去の判例などに判断基準が示されていますので、そういった法的知識を蓄積・整理して、『法的判断力』を高めることが必要となります。

また、審査官を説得するには、矛盾のない主張を組み立てられる『論理的思考力』と、相手の考えを推し量る『想像力』が必要となります。

『想像力』というのが少しわかりにくいかもしれませんね。

拒絶理由通知というのは、必ずしもわかりやすく書かれてはいません。一見意味不明の拒絶理由の中に、審査官のメッセージが隠されていることもあります。

その隠されたメッセージを解読するには、「審査官はこういうことを伝えようとしているのかなぁ」という想像力を働かせる必要があります。

少しわかりにくいかもしれませんが、実務をしていたら「カブトはこのことを言っていたのか!」と合点がいくときが必ずやって来ると思いますので、覚えておいてください。

以上、中間処理とはどういう仕事なのかについてお話してきましたが、いかがでしたか?

中間処理の「審査官の判断に対してどう反論するか」、「どういう書き方をすれば説得力があるか」という戦略を考える作業は、明細書作成とはまた違った面白さがあります。

個人的には、明細書作成よりもひたすら中間処理をやっていたいです(笑)。

この記事を読んで「弁理士の仕事って面白そう!」と感じた人は、適性が高いと思いますので、ぜひ特許業界に飛び込んできてください!

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トンボ

明細書作成に中間処理、どっちも難しそうだなぁ。

カブト

だからこそ弁理士の出番があるんだよ!

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