4.弁理士の主要業務(明細書作成と中間処理)を具体例で説明してみると?

弁理士のキホン
トンボ
トンボ

弁理士の仕事内容について具体的に教えてください!

カブト
カブト

じゃあ、簡単な具体例を交えながら、できるだけわかりやすく説明するね。

弁理士の主な仕事は、特許権などの産業財産権を取得するための権利化業務(出願代理業務)ですが、権利化業務の中でも、特に重要なのは『出願業務』と『中間処理』と呼ばれる2つの業務になります。

この記事では、弁理士の主要業務である特許の出願業務と中間処理がどういう仕事なのかについて、できるだけ具体的にわかりやすく説明したいと思います。

長文ですが、かなり気合いを入れて書いたので、最後まで読んでもらえると幸いです。

ちなみに、意匠や商標でも同じように出願業務と中間処理はあるのですが、私はあまり詳しくないので(苦笑)、ここでの説明は省略させてもらいます。

特許権を取得するための手続きや特許出願に必要な書類については下の記事で説明していますので、まだ読んでいない人は先に読んでおくことをオススメします。

3.産業財産権を取得するための特許庁への手続きの流れ
トンボ 産業財産権を取るための手続きってどういうものなんですか? カブト 特許庁に「この内容で権利がほしい」という趣旨の書類を提出して、それを審査官に審査してもらうんだ。 弁理...

出願業務(明細書作成)とは?

では、まず出願業務について説明します。

『出願業務』とは、出願書類の作成業務を指します。

特許出願に必要な書類は、『特許請求の範囲』、『明細書』、『図面』などです。特に書類として最もボリュームがあるのが『明細書』です。このため、特許の出願業務を『明細書作成』と呼ぶことも多いです。

『明細書作成』と言っても、明細書だけの作成を指すのではなく、特許請求の範囲や図面も含めた出願書類一式の作成を意味しますので、誤解のないようにしてください。

特許の出願書類の中で最もボリュームがあるのは明細書ですが、最も重要性が高いのは、権利範囲を規定する『特許請求の範囲』です。

弁理士にプロとしての仕事ぶりが期待されるのは、「いかに的確な特許請求の範囲が作成できるか」という点になります。

そこで、下の具体例では、特許請求の範囲を検討・作成する際の仕事のイメージをつかんでもらえればと思います。

ちなみに、特許請求の範囲は、それを意味する英単語である『クレーム』という呼び方のほうが一般的なので、この記事でもクレームという表現を使わせてもらいます。

特許面談とクレーム検討の具体例

明細書作成に当たっては、まずクライアントとの特許面談を行い、発明についての説明を受けるのが一般的です。

知財部(知的財産部)を有する企業の場合は、クライアント側は発明者と知財部の担当者が面談に出席することが多いです。

特許面談の主な目的は、発明者からの説明によって発明の内容を理解するとともに、知財部員とクレームの方針について協議することです。

ここでは、特許面談の雰囲気をつかんでもらうために、発明者とのやり取りの一例を書いてみました。それに続いて、クレームの検討をどんな感じで行うかについて説明します。

さあ、始めましょう。

発明者から提示された発明:『消しゴムが側面に取り付けられたシャープペンシル』
消しゴム付きシャープペンシル
カブト
カブト

面白い発明ですが、なぜ鉛筆ではなく、シャープペンシルなんですか?

発明者
発明者

鉛筆の場合、すでに消しゴムが先端に付いたものはあるし、側面に取り付ける必要性がないんですよね。

カブト
カブト

どういうことですか?

発明者
発明者

シャープペンシルの場合、消しゴムが先端に付いていると、消しゴムを使うときに先端を押してしまって、芯が出てしまうんです。でも、鉛筆ではそういう心配はないですからね。

カブト
カブト

なるほど、それで消しゴムを側面に付けたんですね。ほかに側面に取り付けるメリットは何かありますか?

発明者
発明者

シャープペンシルの転がり防止にもなります。

発明者の話の内容をまとめるとこうなります。

 消しゴムが先端消しゴムが側面
鉛筆すでにある今までにない
シャープペンシル今までにない今までにない(提示された発明)

このように発明の内容を聞き出して整理したうえで、次はクレームの検討に入ります。

この例の場合に、発明者が提示した『消しゴムが側面に取り付けられたシャープペンシル』をそのままクレームにするのは能がありません。

そもそも消しゴム付きのシャープペンシルが今までにないなら、単に『消しゴム付きのシャープペンシル』というクレームにすることで、消しゴムの位置が限定されない広い権利範囲を狙えます。

ただしこのクレームだと、審査官に「この発明は、新規性(今までにない新しいものであるという要件)は満たすものの、すでにある『消しゴム付きの鉛筆』をシャープペンシルに置き換えただけだから進歩性(容易に思いつくことができないという要件)を満たさない」と判断されそうです。

そこで見方を変えて、発明者が言った「転がり防止」という効果に着目すると、『消しゴムが側面に取り付けられた筆記具』というクレームが考えられます。

このクレームだと、消しゴムの位置は側面に限定されるものの、シャープペンシルだけでなく鉛筆も権利範囲に含めることができます。

このように、クレームの検討は、「権利範囲をどこまで広げることができるか」、「新規性や進歩性はありそうか」、「クライアントはどういう権利を望んでいるのか」など、いろいろな観点から行う必要があります。

明細書作成に必要な能力

明細書作成における弁理士の腕の見せ所は、クライアントの要望に沿った、できるだけ権利範囲の広いクレームを作成できるかどうかです。

そのためには、発明を理解できる『技術的理解力』はもちろんのこと、特許面談においてクライアント(発明者や知財部の担当者)から必要なことを聞き出せる『コミュニケーション能力』が必要となります。

さらには、クレームを適切に書けるだけの『文章力』、クレームに書かれた発明をきちんと明細書で説明できるだけの『文章力』も必要となります。

個人的には、明細書や図面の作成は、作業的な要素が多くてあまり好きではないのですが(笑)、クレームの作成は、弁理士の仕事の中で一番難しくも面白い仕事だと思っています。

カブト
カブト

明細書と図面の作成はちょっと面倒くさいんだよね・・・

中間処理とは?

次に、中間処理についてお話します。

『中間処理』とは、拒絶理由通知(拒絶査定も含む)への応答業務を指します。

具体的には、拒絶理由が妥当であるかどうかを検討し、必要に応じてクレームを補正するための『補正書』を作成したり、審査官に意見を述べるための『意見書』を作成したりします。

明細書作成は、クレームや明細書などの書類をイチから作成するものですが、中間処理は、すでにある材料の中で、審査官を説得させるための戦略を練ることが重要となってきます。

中間処理の具体例

中間処理の具体例についても見てみましょう。

上の例において、消しゴムの位置を限定しない『消しゴム付きのシャープペンシル』で出願した場合です。

出願時のクレーム:『消しゴム付きのシャープペンシル』
拒絶理由の内容:「引用文献Aには『消しゴムが先端に取り付けられた鉛筆』が記載されており、『消しゴム付きのシャープペンシル』はこの鉛筆から容易に思いつくことができるから進歩性がない」

拒絶理由が通知された場合は、まず、拒絶理由の内容が妥当かどうかを判断します。

審査官が挙げた引用文献Aに、『消しゴムが先端に取り付けられた鉛筆』が本当に記載されているのかどうかを確認し、その鉛筆から『消しゴム付きのシャープペンシル』を容易に思いつくと言えるかどうかを検討します。

その結果、拒絶理由が妥当と判断すれば、クレームを限定することで、引用文献Aに記載された発明(引用発明:消しゴムが先端に取り付けられた鉛筆)との差別化を検討します。

例えば、クレームに書かれている『消しゴム付きのシャープペンシル』を『消しゴムが側面に取り付けられたシャープペンシル』と補正書で補正すれば、引用発明との差別化が図れそうです。

そのうえで、『消しゴムが側面に取り付けられたシャープペンシル』が、引用発明から容易に思いつくことができないということを、次のように意見書で論理的に説明します。

補正後のクレーム:『消しゴムが側面に取り付けられたシャープペンシル』
意見書での主張内容:
「シャープペンシルの場合、先端に消しゴムを取り付けると消しゴムを使うときに先端を押してしまい、勝手に芯が出るという問題がある。本発明は、消しゴムを側面に設けることで、このような問題を解決している。一方、鉛筆ではこのような問題は発生しないので、引用発明(消しゴムが先端に取り付けられた鉛筆)において、消しゴムをわざわざ側面に設けようとする動機がない。したがって、本発明は、引用発明から容易に思いつくものではない」

審査官は、提出された補正書と意見書を読んで、特許にするかどうかを再審査します。

その結果、例えば審査官が「なるほど、側面に消しゴムを取り付けるという発想はこれまでになかったな」と判断すれば、進歩性が認められ特許査定となります。

一方、審査官が依然として拒絶理由が存在すると判断すれば、再度拒絶理由が通知されるか、または、拒絶査定が下されます。

なお、拒絶理由通知に対して補正書を提出することは必須ではなく、補正をせずに意見書のみで審査官の判断に反論することも可能です。

また、拒絶理由が妥当で、反論のための材料も見つからない場合は、「参った!」ということで拒絶理由通知に対して何も応答せずに放置しておくこともあります。この場合、そのうち拒絶査定が送られてきます。

中間処理に必要な能力

中間処理では、まず拒絶理由の真意を正しく理解し、「ここまでクレームを限定すれば特許査定をもらえるだろう」という判断の精度を高めることが大切です。

特許庁が発行している審査基準や過去の判例には様々な判断基準が示されていますので、そういった『法的知識』を蓄積・整理することで判断の制度を高めることができます。

それに加えて、審査官を説得するための主張に論理的な矛盾なく、整然としていることが必要です。論理が破綻していては何の説得力もありませんので、『論理的思考力』が必須となります。

このように、審査官という人間を説得させるための戦略を考える中間処理は、クレームの作成に勝るとも劣らず面白い仕事だと思います。

まとめ

長文お疲れさまでした!

弁理士の主要業務である特許の出願業務(明細書作成)と中間処理について、できるだけ簡単かつ具体的にお話してきたつもりですが、いかがでしたか?

この記事を読んで「弁理士の仕事って面白そう!」と感じた人は、かなり適性が高いと思いますので、ぜひ特許業界に飛び込んできてください!

弁理士の主要業務は、権利化業務の中でも、特に特許の出願業務(明細書作成)と中間処理である。
明細書作成とは、特許出願に必要な書類(特許請求の範囲、明細書、図面など)の作成業務のことであり、技術理解力に加えてコミュニケーション能力や文章力が必要となる。
中間処理とは、審査過程で通知された拒絶理由通知への応答業務のことであり、審査官を説得させる戦略を練るための法的知識や論理的思考力が必要となる。
トンボ
トンボ

明細書作成に中間処理、どっちも難しそうだなぁ。

カブト
カブト

だからこそ弁理士の出番があるんだよ!

『弁理士のキホン』の次の記事はこちらです。

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